Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial

I. INTRODUCCIÓN

(1) La correcta y eficiente regulación de las acciones y del proceso de infracción es sin duda un elemento clave del sistema de protección jurídica de la propiedad industrial. En efecto, si el elemento sustantivo esencial y más característico de esa protección jurídica es precisamente la concesión de un derecho de exclusión a su titular, de un derecho que le faculta para impedir a todos los terceros la explotación no autorizada (y no amparada por alguno de los límites y excepciones legalmente dispuestos) del objeto protegido por la modalidad de propiedad industrial de que en cada caso se trate, no es entonces dudoso que la efectividad práctica de esa protección jurídica requiere un robusto sistema de acciones y un proceso eficaz y ágil, que permita al titular lograr de los tribunales los remedios precisos para salvaguardar la exclusiva que tiene legalmente atribuida y hacerlo en el marco de un proceso que se acomode a las particularidades que presentan los conflictos relacionados con la infracción de estos derechos.

(2) Esta exigencia, como es obvio, hunde sus raíces en la realización efectiva de los objetivos político-legislativos de la protección jurídica de la propiedad industrial: solo una vigorosa tutela judicial puede garantizar la promoción de la innovación técnica, la incorporación al mercado de los avances resultantes de esa innovación y la difusión del conocimiento técnico que justifica el establecimiento del sistema de patentes; la contribución a la transparencia del mercado y el fomento de las inversiones en calidad de las prestaciones sobre las que se asienta el sistema de marcas, etc. En este sentido, las medidas y procesos eficaces contra la infracción tienen una importancia fundamental en la concepción general y construcción de los sistemas de protección jurídica de la propiedad industrial, el aseguramiento de las inversiones y esfuerzos que con ello se trata de fomentar y, aún más, la puesta en explotación comercial de los resultados de la innovación técnica, comercial e industrial.

(3) Las modalidades de propiedad industrial a las que se refiere este estudio son solo las patentes y modelos de utilidad, las marcas y nombres comerciales y los diseños industriales, esto es, aquellas que son más comunes en la práctica y cuentan con una regulación mejor perfilada y más acabada, regulación esta que, por otra parte y en la materia que nos ocupa en esta oportunidad, es sustancialmente coincidente para todas estas modalidades, e incluso es idéntica en relación con el proceso de infracción, si se hace salvedad de las previsiones especiales de la Ley de Patentes sobre limitación de las reivindicaciones de la patente.

(4) Más en particular, las modalidades de propiedad industrial consideradas serán solo las de Derecho español, a saber: patentes y modelos de utilidad españoles, marcas y nombres comerciales españoles y diseños industriales españoles. Y ello, en el bien entendido de que las disposiciones sobre acciones de defensa y proceso de infracción relativas a las patentes españolas se aplican igualmente, en primer lugar, a las patentes europeas validadas en España (arts. 2.2 y 64.1 y 3 CPE) –al menos mientras que España siga al margen del sistema de la patente europea con efectos unitarios establecido por el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción y el acuerdo del Consejo de 19 de febrero de 2013 sobre un Tribunal Unificado de Patentes–, y se aplican asimismo, en segundo lugar, a los certificados complementarios de protección, que, aunque regulados por el Reglamento (CE) n.º 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos y el Reglamento (CE) n.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios, son como es sabido títulos de propiedad industrial nacionales, cuyo contenido de derechos y régimen de defensa es el de la patente de base, esto es, una patente española o una patente europea validada en España (art. 5 del Reglamento (CE) n.º 469/2009 y del Reglamento (CE) n.º 1610/96). Así como también las normas sobre acciones y proceso se aplican, en segundo término, a las obtenciones vegetales, ya que las disposiciones de la Ley de Patentes en esta materia son subsidiariamente aplicables a esta modalidad de propiedad industrial en un recto entendimiento de la técnicamente deficiente disposición final tercera de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales, que carece por ejemplo de una regulación especial del proceso de infracción, y, en fin, a las topografías de productos semiconductores, cuya ley especial, la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores, se remite en su artículo 8.1 al régimen de las acciones de defensa de la Ley de Patentes, pero no a sus normas sobre jurisdicción y procedimiento, materia que sin embargo no se regula en la ley especial.

(5) Quedan fuera de consideración las acciones y procesos de infracción de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea, como son las marcas de la Unión y los modelos y dibujos (registrados y no registrados) comunitarios, objeto de una regulación parcial en sus respectivos textos normativos que presenta particularidades respecto de las acciones y reglas procesales establecidas por el Derecho interno español. Dicho esto, no puede dejar de advertirse, sin embargo, que, en todo caso, las normas de Derecho de la Unión Europea sobre esta materia se remiten al Derecho interno de los Estados miembros en relación con un número no escaso de cuestiones. Por ello, las consideraciones y explicaciones ofrecidas en este estudio, no obstante quedar fuera de su objeto, son en gran medida igualmente aplicables a los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea.

(6) Como sucede en general en relación con otros aspectos de la protección jurídica de la propiedad industrial, la regulación de las acciones y proceso por infracción de los derechos correspondientes se estructura en un triple nivel: internacional, regional y nacional o interno.

(7) En efecto, esta materia fue objeto de una importante atención, por primera vez en un texto de Derecho internacional, en el Acuerdo sobre los ADPIC, a la que se dedica su Parte III relativa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual (entre los que en este ámbito se comprenden los derechos de propiedad industrial). Por lo que ahora interesa, las disposiciones de esa Parte III del Acuerdo imponen a sus miembros obligaciones sobre los remedios que deben reconocerse a los titulares de derechos para combatir su vulneración, los procesos para su salvaguarda y las medidas cautelares y medidas en frontera.

(8) En el ámbito de la Unión Europea, la regulación de los Estados miembros sobre acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial ha sido objeto de una incisiva armonización, efectuada por medio de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (la «Directiva 2004/48/CE»). Esta Directiva fue transpuesta al ordenamiento interno español por la Ley 19/2006, de 5 de junio, de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En particular, la Directiva 2004/84/CE estableció una regulación de mínimos en esta materia, que comprende, entre otros extremos, el establecimiento de mandatos generales y específicos sobre el reconocimiento de acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial, así como sobre el establecimiento de disposiciones procesales para facilitar la preparación del ejercicio de esas acciones y la protección cautelar de los derechos de propiedad industrial infringidos.

(9) En el ámbito interno, la regulación de esta materia solo se ha unificado en la parte relativa a jurisdicción y normas procesales, si bien la de las acciones de defensa atribuidas a los titulares de derechos es sustancialmente coincidente. En efecto, las acciones (civiles) de infracción se establecen y regulan en las leyes especiales de cada una de las modalidades de propiedad industrial (art. 70 ss. LP, art. 40 ss. LM y art 52 ss. LDI). Y ello, en términos que, por resultar últimamente de la transposición de la Directiva 2004/48/CE, son esencialmente los mismos. De este modo, con todo, no se excluye la presencia de disposiciones o formulaciones particulares justificadas por la naturaleza del objeto protegido (como son las relativas a la reputación de la marca), criterios de oportunidad (como son las relativas a la indemnización mínima del 1 por 100 de la cifra de negocios hecha por el infractor con los productos infractores en materia de marcas y diseños industriales), o falta de coordinación (como sucede con los cambios introducidos por la Ley de Patentes de 2015 en relación con la configuración de las acciones de cesación, daños y publicación de la sentencia, así como con la supresión de la limitación quinquenal de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción de la patente, que no se han extendido a marcas y diseños industriales).

(10) La regulación especial sobre jurisdicción y normas procesales se encuentra establecida en el Título XII de la Ley de Patentes, al que se remiten las disposiciones adicionales primera de la Ley de Marcas y Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, así como en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta en efecto contiene normas especiales para los procesos relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial en cuestiones tales como la determinación de la clase de proceso declarativo que ha de seguirse, el establecimiento de diligencias preliminares singulares, o el reconocimiento de algunas particularidades sobre medidas de aseguramiento de prueba y exhibición de documentos. Del conjunto de normas que se acaba de describir resulta en suma un régimen jurídico de carácter especial en materia de jurisdicción y proceso de infracción, común para todas las modalidades de propiedad industrial.

(11) En términos generales, el sistema sustantivo y procesal de defensa de los derechos de propiedad industrial contra su infracción puede considerarse razonablemente satisfactorio. En buena medida como consecuencia de la incorporación al ordenamiento interno de las previsiones del Derecho de la Unión Europea y exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC, pero ya antes como resultado de la modernización de la legislación interna, primeramente en materia de patentes (1986) y sucesivamente en materia marcas (1988 y 2001) y diseños industriales (2002), este sistema comprende un efectivo arsenal de acciones y remedios para combatir y prevenir la infracción de los derechos de propiedad industrial y posee una adecuada e incisiva regulación especial de algunos aspectos claves del proceso por infracción de estos derechos.

(12) Entre las primeras, destaca una reforzada acción de cesación de naturaleza unitaria, que se extiende a los prestadores de servicios de los que se vale el infractor para cometer la actividad ilícita; un reconocimiento general de las medidas encaminadas a impedir la continuidad y reiteración de la infracción y sus efectos completada en una individualización de medidas típicas de esta clase; una sin duda severa acción de daños caracterizada por la normatividad y objetivación del daño indemnizable, acometida con el objeto de superar las dificultades que encontraba el ejercicio de una acción de daños apegada a la teoría general y por ello al carácter fenomenológico o subjetivo del daño; una ampliación de la responsabilidad civil por daños mediante el establecimiento de no pocos supuestos de responsabilidad objetiva o, en fin y sin perjuicio de otras medidas, la facilitación de la eficacia práctica de la acción de daños a través de una ampliación en los criterios de cuantificación. Al lado de estas luces, no obstante, aparecen algunas sombras, fundamentalmente concretadas en la defectuosa técnica legislativa aplicada en el diseño de la acción de daños, la configuración restrictiva de la acción de publicación de la sentencia, la omisión de la posibilidad de sustituir la cesación por una indemnización de daños en los supuestos admitidos por la Directiva 2004/48/CE, o la descoordinación entre la configuración de la acción de daños en las distintas leyes especiales tras la reforma de la Ley de Patentes en 2015.

(13) Entre las normas procesales especiales que más decisivamente han contribuido a fortalecer el sistema de defensa de la propiedad industrial figuran la especialización de los órganos jurisdiccionales que conocen de los litigios sobre infracción de derechos de propiedad industrial mediante la atribución de los asuntos correspondientes a solo ciertos Juzgados de lo Mercantil, el reconocimiento de unas diligencias preliminares especiales, como son las de comprobación de hechos y las de información, dirigidas a facilitar la preparación más completa, mejor fundada y más centrada de las demandas por infracción, así como el establecimiento de un sistema eficaz de medidas cautelares, que ha dado definitiva carta de naturaleza a las medidas cautelares anticipatorias (cesación y prohibición provisionales). No obstante, también en este ámbito existen lagunas; en particular, se advierte que algunas cuestiones seguramente reclaman una regulación especial, como sucede con la, a mi juicio deseable, admisión generalizada de las medidas cautelares previas a la demanda (que era la solución en su día prevista en la Ley de Patentes de 1986), o al menos una regulación más detallada, como sucede con la concreción de las medidas adecuadas para salvaguardar la información confidencial que se incorpore voluntaria u obligatoriamente al procedimiento de infracción.